Правовая охрана товарных знаков в РФ

На втором этапе осуществляется процедура экспертизы. В п. l ст. 1497 ГК РФ установлено общее правило, согласно которому экспертиза заявки на товарный знак проводиться Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Экспертиза заявки на государственную регистрацию товарного знака включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака. Согласно п. 2 ст. 1497 ГК РФ в период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения заявитель вправе дополнить или исправить материалы заявки.

Предварительная экспертиза заключается в проверке содержания заявки, наличия необходимых документов, а также их соответствия установленным требованиям. Если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к прилагаемым к ней документам, заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения и (или) документы в течение двух месяцев с даты его получения заявителем.

Предварительная экспертиза завершается либо принятием заявки к рассмотрению, либо отказом в ее принятии.

После завершения предварительной экспертизы проводится экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (ст.1499 ГК РФ) на предмет его соответствия признакам товарного знака ст. 1477 ГК РФ и отсутствия оснований для отказа в регистрации п. п. 1 - 7 ст. 1483 ГК РФ.

Действующее законодательство закрепляет основания для отказа в государственной регистрации товарного знака (ст. 1483 ГК РФ).

Проект Административного регламента в п.8.3 указывает на те же пункты, что и п.1 ст. 1499 ГК РФ. Следует обратить внимание на то, что в процессе проведения экспертизы обозначения заявленного в качестве товарного знака Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знака не проводит экспертизу по п.8 и п.9 ст.1483 ГК РФ:

– п.8. Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

– п.9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию  известного в Российской Федерации  на дату подачи заявки на  государственную регистрацию товарного  знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному  от них обозначению, портрету  или факсимиле известного в  Российской Федерации на дату  подачи заявки лица, без согласия  этого лица или его наследника;

3) промышленному  образцу, знаку соответствия, доменному  имени, права на которые возникли  ранее даты приоритета регистрируемого  товарного знака.

На третьем этапе, по результатам проведенной экспертизы выносится решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в такой регистрации (п. 2 ст.1499 ГК РФ).

На основании решения о государственной регистрации товарного знака, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в течение месяца со дня получения документа об уплате пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

В Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, в течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков (ст. 1504 ГК РФ). Свидетельство является документом, удостоверяющим приоритет и исключительное право на товарный знак.

Сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака, публикуются в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков (ст. 1506 ГК РФ).

Приведем пример судебного спора, связанного с регистрацией товарного знака56. Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк., США (далее - заявитель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Роспатенту и Федеральному государственному учреждению «Федеральный институт промышленной собственности, патентам и товарным знакам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (далее - Институт) о признании недействительным решения по возражениям на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 17.08.2009 г. и обязании удовлетворить возражение, отменить решение об отказе в государственной регистрации по заявке N 2006724702/50 и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2010 г. в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд первой инстанции исходил из того, что заявителем не представлены доказательства приобретения оспариваемым обозначением различительной способности на территории Российской Федерации, где испрашивается правовая охрана.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, заявитель обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение от 05.04.2010 г. и удовлетворить заявление.

В обоснование своей жалобы заявитель указывает, что судом неправомерно оценена различительная способность стилизованного элемента W. Заявитель также указывает, что является одной из ведущих в мире компаний по предоставлению гостиничных, курортных услуг, услуг в области проведения отдыха и досуга. А также различных сопутствующих товаров и услуг, с 1998 года использует в этой сфере обозначения «W» и «W HOTELS».

В обоснование своего решения Роспатент указал следующее: элемент «W» представляет собой отдельную букву, не имеющую характерного графического исполнения, то есть не обладает различительной способностью и является неохраняемым; словесный элемент «HOTELS» указывает на видовое наименование предприятия (гостиница или сеть гостиниц) и характеризует услуги 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания», следовательно, не соответствует требованиям п. 1 ст. 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». При этом судом отклонены доводы заявителя о наличии различительной способности как словесного обозначения, так и его отдельных частей («W» и «HOTELS»).

Между тем судом не учтено, что в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Так, статьей 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, ратифицированной СССР 19 сентября 1968 года (далее - Парижская конвенция), каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье.

Из материалов дела усматривается, что заявитель является владельцем сети отелей в различных странах мира, использует тождественное обозначение в целом ряде стран для обозначения своих услуг в сфере гостиничного бизнеса. Решением Роспатента от 03.03.2010 г. в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года предоставлена правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 965454 (т.2 л.д. 80-82).

Поскольку товарный знак по заявке N 2006724702 (975294) является тождественным товарному знаку, ранее зарегистрированному в США и используемому в США, странах Европы, Южной Америки и Азии, при решении вопроса о законности решения Роспатента от 17.08.2009 г. подлежит применению пункт b статьи 6 quinquies Парижской конвенции, в силу пункта которого товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в ряде случаев случаях, указанных в этой статье:

Ни суд первой инстанции, ни Роспатент при вынесении оспариваемого решения не указали на наличие оснований для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных в пункте b статьи 6 quinquies Парижской конвенции.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что решение Арбитражного суда города Москвы от 5 апреля 2010 года подлежит отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Приведенный пример показывает, что международные договора в сфере товарных знаков являются неотъемлемой частью законодательства Российской Федерации. Подтверждением этого является то, что часть 4 статьи 15 Конституции РФ и ч 1 статьи 7 гражданского кодекса РФ прямо закрепляют, что общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры являются составной частью правовой системы Российской Федерации.

Для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак правообладатель вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности (®). Вместо знака охраны может употребляться словесное обозначение «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» (ст. 1485 ГК РФ). Необходимо отметить, что использование знака охраны товарного знака является правом, но не обязанностью правообладателя. Отсутствие знака охраны товарного знака не лишает товарный знак правовой охраны, а его правообладателя - соответствующих прав. Знак охраны товарного знака свидетельствует лишь о том, что проставившее этот знак лицо считает себя владельцем прав на товарный знак.

§ 2.2. Исключительное право на товарный знак

Правовая охрана и защита средств индивидуализации связана в основном с деятельностью правообладателей, осуществивших регистрацию и последующее использование товарного знака.

Правовая охрана товарного знака неразрывно связана с понятием исключительного права. До 1 января 2008 года правовая охрана товарного знака была обеспечена положениями Федерального закона от 23.09.1992 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Вступившая в силу часть 4-я ГК РФ, в части, относящейся к ТЗ, не внесли сколько-нибудь существенных изменений в правовой режим товарных знаков. Исключительное право на товарный знак признается и охраняется только при условии его государственной регистрации, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает соответствующее свидетельство (о чем уже было сказано выше).

Содержание исключительного права раскрывается в ст. ст. 1229, 1484 ГК РФ. Исключительное право на товарный знак - это абсолютное имущественное право, возникающее на основании государственной регистрации и включающее комплекс прав разрешительного и запретительного характера57. Таким образом, исключительное право на товарный знак предоставляет правообладателю возможность использовать товарный знак, распоряжаться им и запрещать, другим лицам использовать или распоряжаться его товарным знаком.

Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ и способами, указанными в пункте 2 ст. 1484 ГК РФ. Право использования относится к охраняемому объекту. Исключительное право использования означает возможность использования охраняемого объекта по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Положения пункта 2 статьи 1484 ГК РФ конкретизируют, в каких формах может осуществляться исключительное право использования товарного знака. Согласно данной норме исключительное право использования товарного знака может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на  товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при  выполнении работ, оказании услуг;

3) на  документации, связанной с введением  товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях  о продаже товаров, о выполнении  работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети  Интернет, в том числе в доменном  имени и при других способах адресации.

В п.2 ст.1484 ГК РФ перечислены возможные способы использования товарного знака. Этот перечень не является исчерпывающим.

Статья 1484 ГК РФ перечисляет способы использования товарного знака, но не дает их определения. Рассмотрим подробнее способы использования товарного знака. По мнению С.П. Гришаева58:

- под  производством товаров следует  считать законченный технологический процесс создания товара (продукта);

- под  предложением к продаже следует  понимать любые конкретные действия, направленные на реализацию товара, на котором использован товарный знак, но сама реализация отсутствует;