Институт правовой охраны средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции

Закон установил  только одно ограничение для совершения подобного рода договоров, а именно: уступка товарного знака не допускается, если она может стать причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Такая ситуация, например, может сложиться при следующих обстоятельствах. На имя лица - обладателя свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара — зарегистрирован товарный знак, включающий в качестве элемента наименование места происхождения товара. Это лицо предполагает уступить свой товарный знак другому лицу, не имеющему возможности получить право пользования наименованием места происхождения товара. Такая уступка будет противоречить условиям регистрации товарного знака и вводить потребителя в заблуждение. Следовательно, регистрировать такой договор нельзя.

Законом предусмотрена  обязательная регистрация договора об уступке в Патентном ведомстве. Без регистрации такой договор считается недействительным и, следовательно, предусмотренные им правовые последствия не наступят.

Ни Закон, ни Правила регистрации  договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака не определяют основания, по которым может быть отказано в регистрации договора об уступке товарного знака. Однако такие основания можно определить, анализируя, например, нормы Закона, относящиеся к охраноспособности товарных знаков (статьи 6 и 76). В соответствии с указанными нормами, уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, в частности, в случаях, когда в товарном знаке содержится обозначение:

• представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему; официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации; официальное контрольное, гарантийное и пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его владельца, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не представлено;
• указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;
• зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара.

Кроме того, уступка товарного  знака может рассматриваться  как вводящая в заблуждение потребителя  относительно товара или его изготовителя в случаях, когда она осуществляется в отношении:

• части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых владелец товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак
• товарного знака, признанного в установленном порядке «общеизвестным»
• товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленныйобразец товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собойп раво на фирменное наименование.

Договор об уступке  товарного знака может относиться не к одному, а сразу к нескольким товарным знакам. Однако договор может быть только двусторонним, т.е. лицо, владеющее несколькими товарными знаками, уступает их другому лицу (но не лицам). Если же он уступает этому лицу товарные знаки в отношении части товаров, то другому лицу в отношении оставшейся части товаров он может уступить товарные знаки на основании другого, отдельного, договора.

Исключительное право  прежнего владельца прекращается, а исключительное право нового владельца возникает с даты вступления в силу договора об уступке (если более поздняя дата не предусмотрена самим договором). Указание на вступление таких договоров в силу содержат нормы Правил регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака. В соответствии с пунктом 12 этих Правил договоры вступают в силу с даты их регистрации. Бесспорно, если помимо обязательств сторон в отношении уступки товарного знака в договоре содержатся обязательства, не относящиеся к ней, то дата вступления договора в силу в отношении этой группы обязательств может быть другой.

Как указывалось  выше, правомочие распоряжения может  быть реализовано владельцем товарного знака путем представления лицензии на использование товарного знака. Предоставление лицензии означает заключение гражданско-правового договора, в соответствии с которым владелец товарного знака разрешает другому (юридическому или физическому) лицу пользоваться этим товарным знаком в предусмотренных договором пределах. Так же, как и договор уступки, лицензионный договор должен относиться только к охраняемым в Российской Федерации товарным знакам и знакам обслуживания. Владелец товарного знака может предоставить лицензиату одновременно в рамках одного договора право пользователя несколькими своими товарными знаками. Как и договор об уступке, лицензионный договор может заключаться в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Владелец товарного знака, предоставляя лицензиату одно из своих правомочий, может существенно его ограничить. Использование, осуществляемое лицензиатом, будет существенно уже, нежели осуществляемое владельцем. Хотя возможны и равные режимы использования. Определяя пределы лицензии, владелец может установить небольшой срок ее действия либо предоставить такое право на весь срок действия регистрации товарного знака с учетом возможности ее дальнейшего продления. Владелец может ограничить территорию использования товарного знака, лицензиат вправе будет использовать товарный знак не на всей территории России, а на территории отдельных регионов.

Предоставив лицензию лицензиату, владелец товарного знака  может разрешить ему предоставлять сублицензии другим лицам. Это положение специально должно быть зафиксировано в лицензионном договоре, в противном случае сублицензионный договор, как противоречащий законодательству, не может быть зарегистрирован и будет признан недействительным. Лицензионный договор может содержать указание на условия сублицензионных договоров.

Предоставляя лицензию, владелец может оставить за собой право  пользоваться товарным знаком и даже предоставлять лицензии на его использование другим лицензиатам. Зачастую же, предоставив лицензию, он перестает пользоваться товарным знаком в период действия лицензионного договора.

Нормы Закона содержат требование об обязательном включении в лицензионные договоры некоторых существенных условий, касающихся качества продукции, маркируемой лицензионным товарным знаком. Так, лицензиат должен гарантировать производство товаров (оказание услуг), обладающих таким же (или лучшим) качеством, что и товары лицензиара. Несоблюдение этого условия может подорвать авторитет товарного знака лицензиара. Именно поэтому Закон предоставляет лицензиару право контролировать соблюдение этого условия гарантии. Закон не установил санкций за нарушение лицензиатом условий качества товара. Это относится к компетенции сторон. В качестве санкции может последовать временное приостановление действия договора (до тех пор, пока не будет улучшено качество товаров) либо действие договора будет прекращено досрочно. Могут быть применены материальные санкции. Отсутствие в договоре таких существенных условий препятствует его регистрации в Патентном ведомстве. От факта регистрации договора зависит и его вступление в силу - датой вступления в силу считается дата регистрации договора в Патентном ведомстве, если самим договором не предусмотрена более поздняя дата начала действия договора.

Правомочие распоряжения товарным знаком может быть реализовано владельцем и путем заключения с заинтересованным лицом договора коммерческой концессии. Порядок и условия заключения договора коммерческой концессии регламентируются ГК РФ. В соответствии с установленным законодательством порядком для регистрации договора, как уступки, так и лицензионного, владелец должен представить в Патентное ведомство соответствующее заявление.

Процедура регистрации договоров  имеет одну особенность. При подаче заявления о регистрации не требуется представления свидетельства на товарный знак. Документом, подтверждающим факт регистрации, служит решение Патентного ведомства. Однако если владелец товарного знака представит свидетельство, то в него будет внесена запись о регистрации договора.

Если же в ходе проверки будет выявлено, что какое-то из установленных законодательством требований не соблюдено, в адрес владельца товарного знака направляется запрос с предложением устранить выявленные недостатки. В случае своевременного представления запрошенных материалов и их соответствия установленным требованиям договор регистрируется.

Вместе с тем  возможна ситуация, когда договор  не может быть зарегистрирован в силу несоблюдения требований, установленных законодательством. Например, договор заключен между неправомочными субъектами, или товарный знак, в отношении которого заключен договор, еще не зарегистрирован в Реестре (имеется, например, только решение о регистрации товарного знака). В таких случаях выносится решение об отказе в регистрации договора, об этом также уведомляются обе стороны договора.

И еще один момент, связанный с регистрацией договора. В соответствии с гражданским законодательством в любой договор при наличии волеизъявления сторон, его заключивших, могут вноситься изменения. Следуя этому положению, Правила регистрации договоров установили, что регистрации в Роспатенте подлежат изменения лицензионного договора, касающиеся, в частности, определения сторон (например, изменилась организационно-правовая форма одной или обеих сторон); предмета договора (например, вместо предоставления лицензии на использование двух товарных знаков лицензия будет действовать в отношении лишь одного товарного знака); вида передачи товарного знака (например, лицензионный договор меняется на договор об уступке товарного знака); объема передаваемых прав (например, срок лицензионного соглашения был установлен в пять лет, а теперь он сокращен до трех лет или, наоборот, увеличен до восьми лет).

Для того чтобы  такие изменения были зарегистрированы, необходима подача соответствующего заявления и представление соглашения сторон о внесении изменения в ранее зарегистрированный лицензионный договор. Подача такого заявления сопровождается уплатой соответствующей пошлины; о регистрации внесения изменений в договор стороны уведомляются путем направления им соответствующих решений ведомства и экземпляров договоров (соглашений) с записью о регистрации.

Защита права на товарный знак.

Действующим законодательством  установлена ответственность за незаконное использование товарного  знака. Под незаконным использованием товарного знака Закон понимает использование, противоречащее положениям пункта 2 статьи 4, т.е. несанкционированные владельцем товарного знака действия какого-либо лица в отношении товарного знака, наносящие или способные нанести ущерб владельцу товарного знака.

Предусмотрена как  гражданско-правовая, так и уголовная  ответственность. Об административно-правовой защите нарушенных или оспариваемых прав говорилось выше. Необходимо иметь в виду, что любое решение, вынесенное при разрешении спора в административном порядке, может быть оспорено в суде.

Гражданско-правовая защита реализуется в судебном порядке. Так, статьей 45 Закона предусмотрено, что  споры, связанные с его применением, рассматриваются судом, арбитражным судом или третейским судом. В число этих споров входят споры: о нарушении исключительного права на товарный знак, о заключении и исполнении лицензионного договора и договора об уступке товарного знака.

В Законе приведен перечень способов защиты нарушенных или оспариваемых прав. Они могут быть применены как самостоятельно, так и вместе, в каком-либо сочетании, зависящем от конкретной ситуации.

Так, прежде всего  Закон называет требование владельца  к нарушителю о прекращении нарушения его прав. Например, в периодическом издании была опубликована информация о продаже товара, маркированного товарным знаком владельца, но владелец не вводил этот товар в хозяйственный оборот. В этом случае владелец может сообщить, что исключительные права на этот знак принадлежат ему, и он требует не маркировать (или не рекламировать) таким обозначением продукцию этого лица.

Владелец может  потребовать взыскания с нарушителя причиненных убытков. Под убытками, в соответствии с пунктом 2 статьи 15 ПС РФ «понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы».

Помимо этих наиболее распространенных способов защиты прав владелец товарного знака, чьи права были нарушены, может потребовать, чтобы за счет нарушителя в средствах массовой информации было опубликовано судебное решение. Такой метод воздействия направлен на восстановление деловой репутации потерпевшего. При этом необходимо иметь в виду, что существуют определенные условия реализации этого способа. На них указал Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем информационном письме. Пункт 10 этого письма определил, что «требование о защите прав на товарный знак путем публикации судебного решения в конкретном печатном издании должно быть обоснованным». Истец по одному из рассмотренных судом дел требовал среди прочего опубликования решения в трех газетах. Однако суд в своем решении назвал конкретное печатное издание, в котором в установленный срок должно быть опубликовано судебное решение, так как именно данное издание помещало рекламу ответчика о продаже товара и распространялось в месте реализации товара.