Правова охорона торгівельної марки в Україні

      Торговельна марка, як правило, охороняється на підставі охоронного документа (свідоцтва). Однак  у Закон «Про охорону прав на знаки  для товарів і послуг» від 15 грудня 2003 року (редакція від 22 травня 2003 року) включено норми про охорону  прав на «добре відомий знак». Такий знак охороняється без реєстрації на підставі рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності або суду про визнання його добре відомим в Україні.

      Більша  частина спорів щодо об'єктів інтелектуальної власності підлягає розгляду в господарських судах, оскільки сторонами в них є суб'єкти господарської діяльності. Якщо ж одна сторона — фізична особа, то спір підлягає розгляду в суді загальної юрисдикції.

      Можна виділити такі основні категорії  спорів стосовно торговельних марок:

• спори про порушення прав;
• спори про визнання охоронного документа недійсним;
• спори про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку.

      Також існують й інші категорії спорів, що не так часто зустрічаються  в практиці. До них можна віднести спори щодо договорів про розпоряджання правами на торговельну марку (наприклад, про визнання недійсним ліцензійного договору або договору про передання прав), спори про визнання недійсним рішення Апеляційної палати тощо.

      В одному спорі можуть поєднуватися декілька категорій спорів із зазначених вище. Приміром, популярним контрзаходом проти позову про припинення порушення є подання зустрічного позову про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку або дострокове припинення терміну його дії.

      Спір  про припинення порушення прав на торговельну марку ґрунтується  на тім. що будь-яка особа використовує торговельну марку без дозволу  власника прав на неї. Питання про те, що вважається використанням торговельної марки, у цілому урегульовано спеціальним законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Тому, якщо будь-яка особа використовує торговельну марку, права на яку належати іншій особі, необхідно переконатися, що таке використання дійсно неправомірне.

      Варто звернути увагу на те, що деякі дії не вважається порушенням прів. До них відносяться:

• здійснення будь-якого права, що виникло до дати подачі заявки або, якщо був заявлений пріоритет, до дати пріоритету заявки;
• використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва або за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у випадку зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;
• використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
• некомерційне використання знака;
• усі форми подання новин і коментарів до них;
• добросовісне використання власних імен або адрес.

      Як  уже згадувалося, у випадку подання  позову про порушення прав існує  ймовірність подання зустрічного  позову про визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним  або про дострокове припинення його дії. Тому перед поданням позову про порушення прав доцільно вивчити питання про те, чи існують підстави для визнання охоронного документа недійсним, і чи можна підтвердити його добросовісне використання.

      У позовній заяві щодо порушення прав на торговельну марку можуть міститися такі вимоги:

• припинити порушення;
• заборонити порушення;
• вилучити з обороту товари, що порушують права на торговельну марку, устаткування і матеріали, що використовувалися в основному для виготовлення таких товарів;
• призупинити пропуск таких товарів через митний кордон України;
• відшкодувати завдані збитки або застосувати одноразову грошову компенсацію, відшкодувати моральну шкоду;
• опублікувати відомості про порушення і суть судового рішення у засобах масової інформації;
• усунути з товару (упакування) незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищити виготовлені зображення знака чи позначення, схожого з ним настільки, що їх ; кожна сплутати.

      Такі  вимоги відображають можливі способи захисту прав інтелектуальної власності, закріплені Цивільним кодексом України (статті 16, 432), а також Законом України «Про схорону прав на знаки для товарів і послуг».

      Проте необхідно звернути увагу на формулювання позовних вимог. Якщо відомо, що відповідач неправомірно використовував торговельну марку, але немає доказів продовження порушення (хоча є об'єктивні підстави вважати, що воно продовжується або буде відновлено надалі), то формулювання «припинити використання» є недоцільним. У такому випадку суд може вважати, що є підстави для припинення провадження в справі відповідно до  статті 80 Господарського процесуального кодексу України, а саме через відсутність предмета спору. Для запобіганню цього можна використовувати вимогу про заборону використання.

      Так, у справі про незаконне використання торговельної марки «ПОДРОБНОСТИ»  як назви засобу масової інформації відповідач на судовому засіданні заявив, що припинив використання торговельної марки і тому предмет спору відсутній. Але відповідач був видавцем газети «ПОДРОБНОСТИ» у відповідності зі свідоцтвом про державну реєстрацію засобу масової інформації, що фактично підтверджувало його права на видання газети під такою назвою. Зміна предмета спору з припинення порушення прав на заборону використання торговельної марки допомогла уникнути припинення провадження у справі, а суперечка була вирішена на користь позивача.

      Доказами  неправомірного використання об'єкта інтелектуальної власності можуть бути: зразки продукції, етикетки, упакування, рекламні матеріали тощо. Щоб зразки продукції були належними доказами, їх необхідно надавати з документам, що підтверджують їхнє придбання, тобто фінансовими або фіскальними чеками, накладними. Щодо матеріалів теле- або радіореклами, то вірогідність наданих суду записів також бажано підтвердити, наприклад, угодою з організацією, що здійснювала моніторинг засобів масової інформації і запис рекламних матеріалів.

      Один  з нюансів, з яким можна зіштовхнутися у справі про порушення прав на торговельну марку, полягає в тому, що відповідачеві може формально належати право на використання спірного зазначення. Приміром — на підставі патенту на промисловий зразок — на використання етикетки. Внаслідок того, що кваліфікаційна експертиза за заявками на промислові зразки не проводиться, патент на промисловий зразок може бути виданий навіть для етикетки, яка цілком повторює раніше зареєстровану торговельну марку.

      На  жаль, на практиці в такій ситуації власник патенту на промисловий  зразок не може бути визнаний порушником прав на торговельну марку, навіть, якщо такий промисловий зразок тотожний торговельній марці, а заявка на нього подана пізніше, ніж заявка на торговельну марку. Більше того, це закріплено Рекомендаціями Президії Вищого господарського суду України. № 04-5/1107 від 10 червня 2004 року. Відповідно до пункту 44 зазначених рекомендацій використання особою запатентованого ним промислового зразка — етикетки, яка тотожна або схожа настільки, що її можна сплутати із зареєстрованим знаком іншої особи для позначення зазначених у свідоцтві товарів або споріднених з ними, не є порушенням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг.

      У такому випадку виникає необхідність визнання патенту на промисловий  зразок недійсним. Підставою для такого позову є положення закону «Про охорону прав на промислові зразки», відповідно до якого може бути визнаний недійсним патент, виданий внаслідок подачі заявки з порушенням прав інших осіб. Також підставою для подання позову про визнання патенту на промисловий зразок недійсним є відсутність «новизни» промислового зразка, тобто його невідповідність умовам надання правової охорони.

      З процесуальної точки зору, навіть якщо позивачеві вдасться уникнути припинення провадження в справі про порушення прав на торговельну марку, розгляд справи буде припинено на підставі статті 79 Господарського процесуального кодексу України до рішення судом позову про визнання недійсним патенту на промисловий зразок.

      Слід  наголосити, що така ситуація дає порушникам великі можливості для недобросовісних дій. Так, у процесі розгляду справи про порушення прав на торговельну марку «SNIDANIOWA», зареєстровану для таких товарів, як олія і маргарин, виявилося, що на ім'я відповідача були послідовно зареєстровані кілька промислових зразків — етикеток, кожний з яких практично не відрізнявся від раніше зареєстрованої торговельної марки. Також можна навести приклади, коли певна особа є власником авторських прав на зазначення, у той час, як те ж зазначення зареєстроване як торговельна марка на ім'я іншої особи.

      Позов про визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним може бути поданий на таких підставах:

• невідповідність зареєстрованого зазначення умовам надання правової охорони;
• наявність у свідоцтві на торговельну марку елементів зазначення, яких не було в поданій заявці;
• видача охоронного документа внаслідок подання заявки з порушенням прав третіх осіб.

      Однією  з найбільш розповсюджених підстав для визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку є наявність у позивача прав на торговельну марку, схожу з тією, що заперечується, і на яку заявка була подана раніше.

      Під час розгляду справи може виникнути  питання про термін позовної давності. Так, існує точка зору, відповідно до якої позов про визнання охоронного документа недійсним може бути поданий  тільки протягом трьох років після дати публікації відповідних відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність». Проте на сьогоднішній день судова практика не має однозначної думки щодо цього питання. У деяких випадках позивачеві вдається довести, що право на оскарження виникло в нього вже після дати публікації.

      На  увагу заслуговують спори про  визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним, які засновані на процедурних питаннях розгляду заявки. Якщо випадок, коли свідоцтво містить елементи, яких не було в поданій заявці, урегульовано чинним законодавством однозначно, то протилежний випадок (коли в процесі проведення експертизи із зазначення виключаються деякі елементи) прямо не зазначений як підстава для визнання свідоцтва недійсним. Однак закон забороняє вносити в заявку зміни, що виходять за межі суті позначення. Тому можна говорити про те, що в даному випадку зазначення зареєстровані в порядку, який суперечить закону, а, отже, не відповідають умовам надання правової охорони. Інтерес викликають справи щодо торговельних марок типу mark.ua, з яких у процесі реєстрації виключено складова «ua». Однозначної практики з даного питання суди ще не виробили.

      У випадках подання позову про визнання охоронного документа недійсним  л іншими підставами, ніж більш ранні права, варто звернути увагу на обґрунтування права позивача на подання такого позову - тобто яким чином були порушені його права й інтереси. Це обумовлено тим, що стаття 1 Господарського процесуального кодексу передбачає право звертання до суду за захистом своїх порушених (що заперечуються) прав або охоронюваних законом інтересів.

      У багатьох спорах про права інтелектуальної власності є потреба призначення судової експертизи. Відповідно до чинного законодавства судова експертиза призначається для роз'яснення питань, відповідь на які вимагає спеціальних знань. Нині склалася практика, відповідно до якої майже за кожною справою про права на торговельні марки призначається судова експертиза Чим ж експертиза не була проведена при розгляді в судах першої та апеляційної інстанції, то при перегляді в суді касаційної інстанції це часто стає підставою для повернення справи на розгляд суду першої інстанції з указанням про проведення експертизи.

      Утім, висновок фахівця або експерта, підготовлений  з ініціативи сторони процесу поза судовою експертизою, не вважатиметься висновком судової експертизи. Такий висновок оцінюватиметься на загальних підставах з іншими доказами, але висока ймовірність того, що він не буде прийнятий судом до уваги при ухваленні рішення як підготовлений за замовленням зацікавленої сторони.

      Особливу  увагу варто приділити запитанням до судового експерта, формулювання яких може вплинути на відповідь. Остаточний перелік запитань визначається судом, однак сторони мають право запропонувати свою версію запитань. Питання правового характеру, що можуть бути вирішені судом на підставі чинного законодавства без застосування спеціальних знань, не повинні адресуватися судовому експерту.

      Щодо  дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку на підставі невикористання, то в такому випадку найбільш актуальним є запитання — на кого лягає тягар доведення невикористання або ж використання торговельної марки.

      Так, у Російській Федерації, як і в  багатьох інших країнах, позивач не зобов'язаний доводити невикористання торговельної марки, навпаки, саме власник торговельної марки зобов'язаний довести її використання.

      В Україні це питання урегульоване по-іншому. Відповідно до Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог. Крім того, відповідно до статті 63 ГПК України суд повертає позовну заяву без розгляду, якщо в позовній заяві не зазначені докази, що підтверджують обставини, викладені в заяві. Таким чином, особа, яка звертається в суд з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва, повинна надати суду докази невикористання власником свідоцтва торговельної марки. Якщо ж власник свідоцтва заявляє про використання торговельної марки, він, своєю чергою, зобов'язаний надати докази цього.