Правова охорона торгівельної марки в Україні

      Прикладом порушення прав володільця торговельної марки є використання аналогічної  марки на аналогічний товар. Таке використання часто має назву «підроблення торговельної марки».

      Торговельні марки мають бути захищені не тільки від прямих підробок. їхня охорона  має бути ширшою і розповсюджуватися  також на схожі марки. При цьому  відповіді вимагає питання про  здатність викликати сплутання, а саме: чи схожі марки і товари настільки, що це введе значну кількість споживачів в оману і вони переплутають марки? 

      Заходи  проти «розмивання» торговельної марки

      Ст. 16 (3) Угоди ТRIPS містить положення щодо охорони торговельних марок від їх «розмивання». Вона стверджує: «Ст. 6^bis Паризької конвенції (1967) застосовується тutatis mutandis щодо товарів або послуг, відмінних від тих, для яких зареєстровано товарний знак, за умови, що використання цього товарного знака для таких товарів або послуг вказувало б на зв'язок між ними та власником зареєстрованого товарного знака, і при цьому є ймовірність, що інтересам власника зареєстрованого товарного знака буде завдано шкоди в результаті такого використання». [    ]

      Концепція «розмивання» торговельної марки виникла  в Англії. Так, володільці відомої торговельної марки «Кодак» виграли справу за позовом проти компанії, що виробляла велосипеди «Кодак».

      Найбільшого розвитку ця концепція одержала в  США. Після внесення відповідного положення  до Угоди ТRIPS вона поширилась на інші країни.

      Спеціалісти часто говорять про два різновиди  «розмивання» торговельної марки: про  так звану втрату блиску і про  заплямування репутації.

      У США розглядали справу, у якій виробник інсектицидів використовував слова, схожі з тими, що були використані у відомій торговельній марці пива, чим послабив блиск марки. І хоча покупці, звичайно, знали різницю між отрутою для тарганів і пивом, реклама товарів компанії, що виробляла інсектициди, могла б викликати підсвідому асоціацію яду з пивом.

      Ряд справ були пов'язані з «розмиванням» марки, коли в Інтернеті було відкрито сайт однієї компації, що мала найменування іншої, добре розкрученої фірми. Навіть незважаючи на те, що в сайті не було ніяких негативних згадувань про цю фірму, слава відомої фірми «розмивалася». І фірма змогла успішно домогтися заборони використання свого найменування в Інтернеті.

  Цивільно-правові  засоби охорони  торговельних марок. 

      Доказ порушення права  на торговельну марку. У цивільних позовах із питань порушення прав на торговельну марку право-володілець повинен довести, що відповідач використав ту ж саму або подібну марку на такі самі або аналогічні товари таким чином, що це цілком може викликати їх сплутання. Угода ТRIPS передбачає презумцію сплутання при використанні однакових марок на однакові товари.

      Складність  виникає в тих випадках, коли торговельна  марка і (або) сам товар схожі, але не ідентичні. Законодавство  про торговельні марки може містити перелік факторів, які слід брати до уваги в таких випадках.

      У деяких країнах визначення таких факторів відбувається на підставі судового тлумачення і прецедентів. Наприклад, у США у судових рішеннях, що містять тлумачення Федерального акта про торговельні марки, вказують перелік обставин, які підлягають розгляду:

      • юридична сила торговельної марки позивача;

      • схожість двох марок;

      •  схожість товарів;

      • ймовірність того, що перший правоволоділець  на торговельну марку заповнює певну товарну нішу;

      •  реальність сплутання марок;

      • добросовісність намірів володільця другої марки в його виконанні;

      • якість «більш молодого товару»;

      • споживчий досвід покупців;

      • порівняння шкоди, якої може бути завдано  сторонам, якщо використання другої марки  не буде заборонено.

      Перелічені  фактори, за винятком фактора реальної можливості сплутання марок, не є  прямими методами виявлення можливості останнього.

      Прямий  метод, використовуваний у деяких країнах, полягає в науковому соціологічному обстежені репрезентативних груп споживачів. Результат, що показує значний відсоток сплутання марок покупцями, є достатнім свідченням реальної загрози сплутання марок. І навпаки, якщо ніхто або мала кількість опитаних введена в оману схожістю марок, загрози їх сплутання нема.

      Порушенням  прав володільця торговельної марки  визнають Несанкціоноване виготовлення, застосування, пропозицію до продажу, продаж, інше введення в господарський оборот або збереження з цією метою торговельної марки, товару, позначеного цією маркою, або позначення, схожого з нею до ступеня сплутання, щодо однорідних товарів.

      Спільною  ознакою цих типових видів порушення прав на торговельну марку є введення торговельної марки або товару, позначеного нею, в господарський оборот. Якщо особа, яка використовує торговельну марку або товар, маркований нею, не переслідує такої мети, її дії не є порушенням.

      Порушенням прав володільця торговельної марки є як несанкціоноване використання іншими особами тотожного позначення товарів, так і використання позначень, схожих із зареєстрованою торговельною маркою.

      Доказ «розмивання» торговельної марки. У позовах у справах про «розмивання» торговельної марки закон, як правило, вимагає від позивача доведення того, що його торговельна марка - це відома марка. «Розмивання» марки виникає, коли у споживачів сплутується уявлення про виробника товару позивача і товару відповідача, навіть незважаючи на те, що це цілком різні товари. Якщо ж марка товару позивача не є відомою, то малоймовірно, що споживач, побачивши торговельну марку відповідача, сплутає виробників.

      Судова  заборона на використання торговельної марки. У судових процесах із питань використання торговельних марок одне з основних завдань позивача полягає в тому, щоб зупинити використання марки відповідачем. У ст. 44 (1) Угоди ТRIPS мовиться, що «органи судової влади повинні мати права вимагати від сторони припинити порушення прав»[   ]. До Угоди введено положення про застосування тимчасових заходів, які можуть призупинити появу в торгівлі незаконного товару. З метою захисту порушника від сваволі до Угоди включено положення про те, що «органи судової влади повинні мати право вимагати від заявника надати всі можливі прийнятні докази з метою забезпечити достатній рівень певності в тому, що заявник є власником права і що права заявника були порушені або невідворотно будуть порушені, і видати заявнику судове розпорядження щодо застави або еквівалентної гарантії, достатньої для того, щоб захистити відповідача і запобігти зловживанню»[    ].

      Судова  практика свідчить, що позови про припинення незаконного використання торговельної марки можуть бути подані до кількох відповідачів як самостійно, так і в рамках однієї справи, але кожен з останніх відповідає за свої неправомірні дії з введення товару, маркованого торговельною маркою, в господарський оборот.

      Відшкодування збитків. Порушення прав на торговельну марку може завдати різні види збитків її володільцеві. Правоволоділець може зазнати збитків, а порушник його права незаконно збагатитися. У разі продажу правопорушником товарів низької якості може бути завдано шкоди діловій репутації правоволодільця. Втрата репутації може потягнути за собою зниження обороту та вимагати великих витрат на відновлення репутації. Усі збитки підлягають відшкодуванню.

Засоби  адміністративного  характеру

      Важливу роль у запобіганні ввезенню фальсифікованих  товарів можуть відіграти митні органи.

      Положення Угоди ТRIPS про затримання підробних товарів на кордоні дуже важливі, оскільки контрафактне використання торговельних марок часто здійснюють з іншої країни, щоб уникнути контактів із правоохоронною системою.

      Особа, яка подала заявку на видачу свідоцтва на торговельну марку, може оскаржити будь-яке рішення Державного департаменту інтелектуальної власності за заявкою до Апеляційної палати Департаменту. Заперечення має бути подане протягом 3 місяців від дати отримання рішення і розглянуте Апеляційною палатою протягом 4 місяців від дати його надходження в межах мотивів, викладених у запереченні. Крім того, будь-яка особа протягом 6 місяців від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва на торговельну марку може подати до Апеляційної палати заперечення проти видачі свідоцтва. Це заперечення має бути розглянуте протягом 6 місяців від дати його надходження. Володілець торговельної марки повинен бути ознайомлений із запереченням. Особа, яка подала заперечення, а також володілець охоронного документа можуть брати участь у його розгляді Апеляційною палатою.

      Відповідно  до ст. 51² Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, у тому числі торговельної марки, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на нього тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією незаконно виготовленої продукції, а також обладнання та матеріалів, призначених для ЇЇ виготовлення.

      Згідно  зі ст. 164³ Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконне копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 30 до 44 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої. Умисне ж поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінально-правові  засоби охорони торговельних марок

      У ст. 61 Угоди ТRIPS мовиться: «Члени повинні забезпечити застосування кримінальних процедур та штрафів принаймні у випадках навмисної фальсифікації товарного знака» з комерційною метою. Далі зазначено, що «заходи покарання мають включати ув'язнення та (або) грошові штрафи, достатні для того, щоб служити засобом стримування відповідно до рівня покарання, який застосовують у випадках злочинів відповідної тяжкості. У відповідних випадках заходи покарання мають включати накладення арешту, конфіскацію, знищення товарів, що порушують право, а також будь-яких матеріалів та обладнання, які значною мірою були використані при вчиненні порушення»[    ].

      Включення до Угоди ТRIPS положень про санкції кримінально-правового характеру - це серйозний крок до виходу за межі традиційної орієнтації міжнародних договорів виключно на інструменти цивільного права.

      Українське  законодавство розглядає незаконне  використання чужої торговельної марки  як кримінальне правопорушення.

      Відповідно  до ст. 229 Кримінального кодексу України  незаконне використання знака для товарів і послуг або інше умисне порушення права на цей об'єкт, якщо воно завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, карають штрафом у розмірі від 200 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами строком до 2 років або позбавленням волі на той самий строк із конфіскацією відповідної продукції, а також знарядь і матеріалів, які використовували для її виготовлення.

      Збільшуються  розміри штрафів (від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і строк позбавлення волі (від 2 до 5 років) за ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групи осіб або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

      Розмір  матеріальної шкоди вважають великим, якщо він у 200 і більше разів перевищує  неоподатковуваний мінімум доходів  громадян, а особливо великим - якщо у 1 тис. і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

      Зазначені вище дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, карають штрафом у розмірі від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом строком до 6 місяців або обмеженням волі строком до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.