Защита доменного имени: законодательство и судебная практика

Решением от 21 февраля 2003 года в иске отказано по тем мотивам, что сходство товарного знака "Jandex" и домена Jandex.ru очевидно, однако истец  не доказал использование ответчиком доменного имени в сети Интернет в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца; ответчик не размещает на сайте "Jandex.ru" никакой информации, по его утверждению наименование спорного домена определено намерениями организовать Интернет-магазин по продаже окон и дверей польской фирмы Jandex.S.C.; доменное имя было зарегистрировано до даты приоритета товарного знака истца; закон не запрещает использование сходного до степени смешения с товарным знаком доменного имени в отношении неоднородных товаров и услуг.

Постановлением апелляционной  инстанции от 3 июня 2003 года решение  оставлено без изменения с  подтверждением содержащихся в нем выводов.

Постановлением кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 июля 2003 года N КГ-А40/4894-03 решение и постановление отменены, и дело передано на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении решением от 15 января 2004 года в иске отказано по тем мотивам, что материалами  дела не подтверждается использование  ответчиком доменного имени "jandex.ru" в сети Интернет в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца; в настоящее время администратором спорного домена является Улендеев В.Н., поэтому отсутствует факт использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца; нотариальный протокол от 12.02.2003 не отвечает требованиям допустимости письменных доказательств в силу статьи 102 Основ законодательства Российской Федерации "О нотариате"; письмо заведующего отделом Федерального института промышленной собственности от 22.04.2003 N 18/5-371 не является надлежащим доказательством однородности услуг в сети Интернет и переадресации, так как не является экспертном заключением; ходатайств о назначении экспертизы стороны не заявляли; переадресация не относится к услугам связи, а использование домена не является услугой доступа к информационным ресурсам Интернет.

В апелляционном порядке решение не пересматривалось.

В кассационной жалобе истец просит отменить решение, ссылаясь на необоснованность отказа в принятии дополнительного требования о признании действий ответчика нарушением прав истца и в удовлетворении ходатайства об изменении предмета иска; судом неправильно применены положения статьи 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"; нотариальный протокол необоснованно не принят в качестве доказательства по делу, поскольку до обжалования в установленном порядке совершенных нотариальных действий нотариально оформленные документы имеют доказательственную силу; при оценке письма ФИПС суд ошибочно сослался на нормы статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как это письмо было представлено, как простое письменное доказательство.

В заседании  кассационной инстанции заявитель  привел доводы, аналогичные изложенным в жалобе.

Представитель ответчика в письменном отзыве и  в устном выступлении возразил против доводов жалобы, ссылаясь на их необоснованность и на правильное применение судом норм материального права и норм процессуального права.

Представитель третьего лица поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней доводам.

Изучив материалы  дела, обсудив доводы жалобы и отзыва на нее, выслушав явившихся представителей и проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального права и норм процессуального права, кассационная инстанция не находит оснований для отмены решения, исходя из следующего.

Отказывая истцу в удовлетворении ходатайства об изменении предмета иска, согласно которому истец просил признать действия ответчика по использованию доменного имени "jandex.ru" нарушением права истца на товарный знак "Jandex", суд совершенно верно указал на то, что нарушение ответчиком прав на товарный знак истца является основанием иска, а не его предметом. Основание иска - это те факты и обстоятельства, опираясь на которые истец убеждает суд в обоснованности своих требований, и против которых возражает ответчик.

Как правильно указал суд, статья 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" предусматривает способы защиты гражданских прав от незаконного использования товарного знака.

Таким образом, поскольку указанное ходатайство было отклонено правомерно, судом были рассмотрены исковые требования о запрещении ответчику использовать товарный знак истца в доменном имени и об обязании ответчика опубликовать судебное решение по делу в сети Интернет.

Рассматривая указанные требования, суд пришел к обоснованному выводу о том, что основания для удовлетворения заявленных требований отсутствуют.

Выполняя указания кассационной инстанции, суд установил, что ответчик в настоящее время  не использует доменное имя "jandex.ru" в сети Интернет в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, администратором спорного домена является другое лицо - Улендеев ВН., в связи с чем сослался на то, что факт использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, материалами дела не подтвержден.

С учетом этого  обстоятельства, требование истца о  запрещении ответчику использовать товарный знак "Jandex" в доменном имени "jandex.ru" правомерно не было удовлетворено судом.

Из объяснений представителя истца в кассационной инстанции следует, что в той ситуации, когда было установлено, что ответчик уже не является администратором указанного домена, ходатайство об изменении предмета иска на требование о признании действий ответчика по использованию доменного имени нарушением прав истца на товарный знак было направлено на установление факта такого использования до передачи спорного домена третьему лицу, при этом заявитель считает, что такое требование должно было быть рассмотрено, как установление факта, имеющего юридическое значение.

Однако суд  совершенно правомерно исходил из того, что требование истца основано на возникшем споре о праве, и  такое требование не может рассматриваться в порядке особого производства.

Кроме того, обоснованно  отказав истцу в удовлетворении ходатайства, суд тем не менее исследовал вопросы, касающиеся того обстоятельства, имело ли место использование ответчиком в доменном имени товарного знака истца до момента передачи доменного имени третьему лицу, при этом исследование этого обстоятельства входило в предмет доказывания, исходя из основания иска, поскольку истец ссылался в основании иска на такое использование.

Кассационная  инстанция не усматривает нарушений  норм процессуального права, на которые  ссылается истец, при оценке судом доказательств с позиций их относимости, допустимости и достоверности.

С мотивами, приведенными судом в обоснование вывода о  несоответствии представленного нотариального  протокола от 12.02.2003 требованиям  статьи 75 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, кассационная инстанция соглашается.

Довод истца  о том, что необходимо было оспорить в установленном порядке нотариальные действия, не может быть воспринят, как исключающий оценку судом  нотариального протокола до оспаривания  совершенных нотариальных действий.

При оценке письма Федерального института промышленной собственности от 22.04.2003 N 18/5-371 суд  обоснованно исходил из того, что  в этом письме фактически содержится заключение по вопросу, требующему специальных  познаний, и правомерно указал на то, что письмо не является экспертным заключением, а стороны не заявили ходатайств о назначении экспертизы.

Для разрешения вопросов, требующих специальных  познаний, законодательством установлен специальный порядок, в соответствии с которым назначается и проводится экспертиза. В связи с этим довод жалобы о том, что указанное письмо ФИПС является простым письменным доказательством, подлежавшим оценке, не может быть принят, поскольку для оценки сведений, содержащихся в письме, необходимы специальные познания.

Суд кассационной инстанции, направляя дело на новое  рассмотрение, указал на необходимость  обсуждения вопроса о назначении экспертизы, однако ни истец, ни ответчик ходатайство о назначении судом экспертизы не заявили.

На основании  изложенного кассационная инстанция находит, что судом полно и всесторонне исследованы и установлены все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, дана надлежащая правовая оценка представленным доказательствам, правильно применены нормы материального права, выводы суда соответствуют установленным им по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушений норм процессуального права не установлено, основания для отмены решения по доводам кассационной жалобы отсутствуют.

Руководствуясь статьями 284, 286-287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Решение от 15 января 2004 года по делу №А40-47583/02-67-466 Арбитражного суда города Москвы оставить без изменения, а кассационную жалобу ООО "Яндекс" - без удовлетворения.

2. Суд  удовлетворил иск о признании  регистрации и использования  ответчиком доменных имен нарушением  прав истца на товарные знаки,  указав, что материалами дела  доказывается факт использования  ответчиком спорных доменных  имен без согласия истца при размещении информации о товарах с его торговой маркой ("Дзе Жиллетт Компани" (The Gillete Company") VS "Фирма "Камео" – спор о доменных именах gillette.ru, gilette.ru)

(Постановление  Федерального арбитражного суда  Московского округа от 5 марта 2004г. №КГ-А40/1026-04)

"Дзе Жиллетт  Компани" (The Gillete Company") обратилась  с иском к закрытому акционерному  обществу "Фирма "Камео" (далее  ЗАО "Фирма "Камео") о признании  регистрации (администрирования)  и использования ЗАО "Фирма  "Камео" доменных имен gillette.ru, gilette. ru нарушением прав компании на товарные знаки согласно свидетельствам NN 1006, 60674, 60675, 107550, 112122, 188533, 205334, 205335, 225177, 225178, признании регистрации и использования ЗАО "Фирма "Камео" доменного имени gillette. ru нарушением прав компании на фирменное наименование, запрете ЗАО "Фирма "Камео" размещать в доменных именах в сети Интернет обозначения gillette, gilette.

К участию в  деле в качестве 3-го лица привлечен  Российский научно-исследовательский  институт развития общественных сетей (РосНИИРОС).

Оценив каждое требование истца, суд решением от 15 октября 2003 года запретил ЗАО "Фирма "Камео" использование доменных имен "gillette. ru" и "gilette. га" путем  их администрирования. Суд пришел к  выводу о том, что в действиях ответчика имеются нарушения прав истца -владельца товарных знаков.

Судом апелляционной  инстанции подтверждены выводы суда первой инстанции и постановлением от 14 января 2004 года решение от 15 октября 2003 года оставлено в силе.

ЗАО "Фирма "Камео" с указанными судебными актами не согласно, просит их отменить и принять решение об отказе в удовлетворении иска. Заявитель жалобы полагает, что судом неправильно оценены фактические обстоятельства дела. Позиция ответчика построена на том, что он является распространителем продукции истца и на ЗАО "Фирма "Камео" информационных ресурсах с доменными именами "gillette.ru" "gelette.ru" присутствует информация о товарах истца. Вывод суда о том, что данные товары вводятся в гражданский оборот, по мнению заявителя жалобы, ошибочен.

Представитель ЗАО "Фирма "Камео" заявил ходатайство  об отказе в признании полномочий лиц, участвующих в деле со стороны истца.

Исследовав  подлинные документы, предоставленные  в обоснование полномочий представителями  истца, суд установил, что данные документы соответствуют требованиям, предъявляемым в ст. 255 АПК РФ к документам иностранного происхождения. Судом кассационной инстанции определено, отклонить данное ходатайство.

Доводы кассационной жалобы поддержаны представителем ЗАО "Фирма "Камео" в судебном заседании кассационной инстанции.

Истец возражает  против кассационной жалобы, считает, что основанием настоящего иска является не размещение ответчиком тварного знака  на каких-либо товарах, а размещение ответчиком обозначений тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком истца в доменных именах в сети Итернет. По мнению представителя "Дзе Жиллетт Компани", судом правильно установлены обстоятельства имеющие значение для разрешения спора и правильно применены нормы материального права.

В суде кассационной инстанции представитель истца  дал пояснения по данной позиции, и обстоятельствам, изложенной в  отзыве на кассационную жалобу РосНИИРОС  с кассационной жалобой не согласен по мотивам, изложенным в отзыве на иск.

Рассмотрев кассационную жалобу, отзыв на кассационную жалобу, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со ст. 286 АПК РФ правильность применения судом первой и апелляционной инстанции норм процессуального и материального права, суд кассационной инстанции не находит основания для отмены обжалуемых судебных актов в связи со следующим.

В соответствии со свидетельствами №№1006, 60674, 60675, 107550, 112122, 188533, 205334, 205335, 225177, 225178 истец является обладателем товарного знака, содержащего обозначение "Gillette". ЗАО "Фирма "Камео" в Российском научно-исследовательском институте развития общественных сетей зарегистрированы доменные имена gillette.ru gilette.ru.