Договор об отчуждении исключительного права по законодательству Российской Федерации

 

    Особое внимание уделено  разграничению договоров об отчуждении  исключительного права и договоров  о передаче прав на единые технологии. На основе анализа норм главы 77 ГК РФ и Федерального закона от

 

    18

 

    25.12.2008 N 284-ФЗ "О передаче  прав на единые технологии" сделан вывод, что законодатель  относится к договорам о передаче  прав на единые технологии так же как и к договорам об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или лицензионным договорам. Однако этот подход неверный, поскольку не учитывается правовая природа прав, которые имеет обладатель единой технологии на объекты, входящие в ее состав. Договор об отчуждении исключительного права на единую технологию может иметь место лишь, если у ее обладателя имеются исключительные права на все объекты, входящие в состав единой технологии и перечисленные в п. 1 ст. 1542 ГК РФ. Такая презумпция предусмотрена в п. 2 ст. 1542 ГК РФ, но в состав единой технологии могут входить и другие права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе приобретенные по лицензионным договорам. Если хотя бы на один объект не имеется исключительного права, допускается лишь лицензионный договор, причем его вид будет определяться в зависимости от того, на каких условиях приобретены права в рамках единой технологии - на основании исключительной или неисключительной лицензии. При отсутствии исключительного права на все объекты, входящие в состав единой технологии, целесообразным видится заключение отдельных договоров на каждый из объектов в зависимости от вида прав на них.

 

    Договор об отчуждении  исключительного права также  рассматривается как разновидность более широкого понятия - договоров о распоряжении правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые включают в себя:

 

    - договоры о распоряжении  исключительными правами,

 

    - договоры о распоряжении иными интеллектуальными правами (например, правом на получение патента).

 

    19

 

    Предлагается систематизация  договоров о передаче имущества,  учитывающая понятие имущества  (ст. 128 ГК РФ), его различные виды  и предмет договора и включающая  в себя:

 

    I. Договоры о передаче  имущества без сохранения прав  за прежним правообладателем:

 

    • договоры о передаче  вещей в собственность;

 

    • договоры об отчуждении  прав на результаты интеллектуальной  деятельности и средства индивидуализации, в том числе договор об отчуждении исключительного права, договор о передаче иных имущественных интеллектуальных прав;

 

    • договоры о замене  кредитора в обязательстве (уступка  всех оборотоспособных имущественных  обязательственных прав, принадлежащих  кредитору в данном обязательстве).

 

    П. Договоры о передаче  отдельных прав на имущество  с сохранением за прежним правообладателем  его титула:

 

    • договоры о передаче  вещей во владение, пользование;

 

    • договоры о предоставлении  прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;

 

    • договоры об уступке  отдельных прав (требований) в обязательстве.

 

    III. Договоры, в результате  которых создается и передается  имущество:

 

    • договоры на выполнение  работ (о создании овеществленного объекта);

 

    • договоры о создании  результатов интеллектуальной деятельности (о возникновении исключительного  права как объекта гражданских  прав).

 

    В параграфе 1.3 «Классификация  договоров об отчуждении исключительного  права» рассматривается деление договоров по различным критериям, на основе которых строится система договоров об отчуждении исключительного права (по критерию объекта интеллектуальных прав, особенностям субъектного состава и др.)

 

    20

 

    Особую категорию договоров  составляют комплексные договоры, которые включают в себя элементы  договоров об отчуждении исключительного  права, а также других договоров  о распоряжении исключительным  правом на результат интеллектуальной  деятельности и средства индивидуализации, и договоров о передаче прав на материальные объекты. К ним относятся

 

    - договоры продажи предприятия,  в состав которых входят как  материальные объекты, так и  права на средства индивидуализации  и результаты интеллектуальной деятельности,

 

    - договор простого товарищества, вкладом в который могут быть  как материальные объекты, так  и исключительные права, и другие  договоры.

 

    В том случае, если  договор содержит элементы договоров  об отчуждении исключительного  права и других договоров о передаче имущества в собственность, пользовании и т.д., такой договор, в целом не предусмотренный законодательством, следует рассматривать как комплексный и применять к нему нормы, регулирующие отдельные виды договоров. Если отдельные виды договоров, входящих в состав комплексного, предусмотрены законодательством, то такой договор является одновременно смешанным.

 

    В главе 2. «Элементы  договора об отчуждении исключительного  права» подробно анализируются  особенности субъектного состава  договора об отчуждении исключительного права, порядка заключения, содержания, формы, прекращение и признание договора об отчуждении исключительного права недействительным, ответственности за нарушение договора, которые определяются, прежде всего, специфическим предметом, в состав которого входит исключительное право на особые нематериальные объекты, а также основанием договорных отношений, направленным на передачу исключительного права без сохранения имущественных правомочий за первоначальным правообладателем.

 

    21

 

    Параграф 2.1. «Правовое положение  сторон договора об отчуждении  исключительного права и порядок  его заключения»

 

    посвящен отдельным проблемам,  возникающим в субъектном составе  участников договор об отчуждении  исключительного права, в частности, при определении правообладателя на служебный результат интеллектуальной деятельности и перехода исключительного права от работодателя к работнику, если работодатель не воспользовался исключительным правом.

 

    Рассматривая различные  точки зрения на правовую природу возникновения исключительного права у работника по истечении трех лет, более правильным видится определение момента перехода исключительного права от работодателя к работнику по истечении трех лет со дня подписания акта передачи материального носителя произведения или иного юридического факта, свидетельствующего о том, что материальный носитель служебного произведения был предоставлен в распоряжение работодателя. Такой переход права отличается от договора об отчуждении исключительного права, он происходит автоматически и не требует волеизъявления работодателя или работника.

 

    Проблема момента перехода  исключительного права связана  с отнесением договора об отчуждении  исключительного права к консенсуальным, реальным или формальным. Анализируя различные точки зрения на данный вопрос, сделан вывод, что договор об отчуждении исключительного права может быть отнесен к реальным или консенсуальным лишь условно. Термин «реальный договор» в его традиционном смысле не может применяться к исключительному праву, поскольку по договору исключительное право не передается как материальный объект. Если же договор подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации этого договора.

 

    22

 

    В данном параграфе  содержится предложение о сроках  государственной регистрации как  договоров об отчуждении исключительного  права, так и других договоров  о распоряжении исключительными  правами, в том числе лицензионных договоров и договоров залога, а также введение уведомительного порядка их регистрации (без проверки самого договора) либо проверки только тех условий, которые затрагивают отчуждение исключительного права. Это особенно важно в тех случаях, когда договор требует и иной регистрации, например, при продаже предприятия, в состав которого входят исключительные права.

 

    Кроме того, в договорах  об отчуждении исключительного  права допустить возможность  определения момента перехода  исключительного права на зарегистрированный объект не только с момента государственной регистрации, но и по истечении определенного срока после сдачи всех необходимых документов на регистрацию, например, одного месяца. Это даст возможность большей стабильности для участников договора, бухгалтерского учета и налогообложения, а также стимулировать регистрирующие органы осуществлять проверку в течение одного месяца и выносить решение об отказе в регистрации в течение этого срока. При положительном результате решение о государственной регистрации и зарегистрированный договор могут быть представлены сторонам и по истечении указанного срока.

 

    Параграф 2.2. «Характеристика  содержания договора об отчуждении  исключительного права» посвящен, прежде всего, рассмотрению существенных  условий договора об отчуждении исключительного права.

 

    Рассматривая условие  о вознаграждении на фоне увеличения  за последнее время числа споров, в которых безвозмездное или  возмездное, но за чрезвычайно  низкое вознаграждение, отчуждение  исключительного права рассматривается как ничтожная или притворная сделка, обосновывается

 

    23

 

    применение к договору  об отчуждении исключительного  права норм о договоре дарения  лишь по аналогии и в части,  не противоречащей существу исключительного  права (например, запрета, ограничения дарения и др.)

 

    Наряду с условиями  о предмете и вознаграждении  в договорах об отчуждении  исключительного права необходимо  в качестве существенного выделять  условие об имеющихся лицензиях,  как исключительных, так и неисключительных  с указанием их вида, способов использования объекта, территории и срока действия, если имеются - способов продления, например, в силу отсутствия возражений со стороны лицензиата и лицензиара. Кроме того, в договоре должны быть указаны «потенциальные обременения».

 

    Отчуждаемое исключительное право может быть обременено не только ограничениями легальной монополии правообладателя, но и дополнительными правами его обладателя. Так, в соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, если работодатель в течение срока действия патента реализует право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии, то патентообладателю причитается компенсация.

 

    Обременения отчуждаемого по договору исключительного права предусмотрены и в отношении таких объектов, которые создаются по заказу, по договорам подряда или договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, в том числе для государственных или муниципальных нужд.

 

    Еще одной проблемой  содержания договоров об отчуждении  исключительного права является  возможность частичного отчуждения  исключительного права и совместного  сообладания исключительным правом, как на стороне правообладателя, так и приобретателя исключительного права. Предлагается специальный механизм применения

 

    24

 

    режима совладения при  отчуждении исключительного права,  которое может «расщепляться»  между приобретателями исключительного  права.

 

    1. Необходимо закрепить  возможность возникновения исключительного  права у нескольких лиц, в  том числе на объекты смежных  прав, не ограничиваясь исполнителями.  Предусмотреть механизм государственной  регистрации товарного знака  в отношении нескольких лиц.

 

    2. Закрепить право каждого  из лиц, которым принадлежит  исключительное право, на использование  соответствующего результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации  с соблюдением прав другого  лица.

 

    3. В рамках договора  об отчуждении исключительного права допустить возможность его «расщепления» и передачи доли в исключительном праве. Не следует отождествлять передачу доли в исключительном праве и отчуждение исключительного права на самостоятельные элементы результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации при делимом совладении.

 

    В параграфе 2.3. «Особенности  формы договора об отчуждении  исключительного права» изучены  отдельные проблемы формы и  государственной регистрации договоров  об отчуждении исключительного права, в частности, вопрос о соотношении понятий «незаключенный» и «недействительный» договор, в том числе применительно к сделкам, требующим государственной регистрации, и последствиям ее несоблюдения.

 

    Вызывает вопросы при  государственной регистрации соотношение уступки права (требования), перевода долга, вытекающих из этих договоров, с переходом исключительного права от одного лица к другому. Уступка права требования в данном случае возможна по возмездному договору в части требования выплаты причитающихся первоначальному правообладателю платежей, а перевод долга - в части исполнения

 

    25

 

    обязательства по выплате  долга. Переход исключительного  права другому лицу возможен, но по новому договору об  отчуждении исключительного права,  в котором приобретатель становится правообладателем «отчуждателем» исключительного права,

 

    В параграфе 2.4. «Правовое  регулирование прекращения и  признания договора об отчуждении  исключительного права недействительным»  рассматриваются отдельные проблемы, связанные с прекращением договоров об отчуждении исключительного права, прежде всего, в связи с досрочным прекращением исключительного права на охраняемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Так, в соответствии с п. 6 ст. 1373, 1432 ГК РФ, если исполнитель, получивший патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, селекционное достижение в соответствии с п. 1 ст. 1373 ГК РФ на свое имя, примет решение о досрочном прекращении действия патента, он обязан уведомить об этом государственного или муниципального заказчика и по его требованию передать патент на безвозмездной основе публичному образованию. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента государственный или муниципальный заказчик обязан уведомить об этом исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе. Последствия отчуждения исключительного права другому лицу и принятия им решения о досрочном прекращении патента остались неурегулированным в вышеназванной статье. Видится целесообразным указание в договоре об отчуждении исключительного права на то, что объект патентного права, селекционное достижение созданы при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту и предусмотреть обязанность патентообладателя в случае принятия решения о прекращении патента уведомить об этом первоначального правообладателя, с кем был заключен договор. Последний в свою очередь должен будет уведомить